 | | 别人早已对我类似的技术申请了专利，该怎么办？ | | 发布时间: 2009-7-16 8:24:01 | 案例背景：
近日，在海沧举行的厦门生技产业创意发展公共服务平台研讨会上，A生物科技发展公司表示，该生物是全球第一家采用生物法制取XXX等功能性XX的企业，掌握着一系列自主创新技术，涵盖了木质纤维素生物量全利用整个生产过程的核心技术。因为掌握了这个核心技术，它对我国糖尿病防治以及肥胖症具有非常积极的作用。
而这种技术仍然迟来了一步。萧某称，日本方面早在前几年就在中国申请了“XXX”药用专利。不过，萧某表示，早有文献资料显示，在日本向中国申请专利之前，就有记载“XXX”在医药领域的药用价值。如果他们产品进入药品领域，将要与日本方面打一场“跨国官司”。
问题如下：
1、有数据显示，我国目前有4000万糖尿病患者，作为一个生物科技公司，其产品在药品领域的发展又如此具有吸引力，您对此怎么看？如果XXX系列产品要进入药品市场，将面临药用专利的限制，在这种情况下，您认为企业应该如何去应对？
答复：
在知识经济时代，谁自主知识产权多谁就能在竞争中占有优势。 随着人类对生命科学的重视、生物技术及应用推广以及环保意识的提高，在药品领域，生物制品应用与发展具有广阔前景，但是竞争也必然愈来愈激烈。XXX系列产品具有糖尿病防治以及肥胖症，如果能够推广，目前有4000万糖尿病患者将受益无穷。
根据贵企业介绍，日本方面早在前几年就在中国申请了“XXX”药用专利。如该专利申请成功，且涵盖了糖尿病防治以及肥胖症药用价值，XXX系列产品要进入药品市场，将面临药用专利的限制。
但是，根据《专利法》第四十五条规定“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。” 因此，贵企业可以采取申请日本企业在国内的专利无效的策略。
具体的理由可以有：(1) 《专利法》第二十五条规定“对下列各项，不授予专利权：（三）疾病的诊断和治疗方法；”如果能够证明糖醇系列产品属于这种情况，可以提出。（我个人认为这种理由比较微弱。）（2）《专利法》第二十二条规定“授予专利权的发明和实用新型，应
当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”因此，在日本向中国申请专利之前，就有记载“XXX”在医药领域的药用价值。贵企业申请日本在国内申请的专利因丧失新颖性无效的可能性比较大。
除了无效的策略之外，贵企业可以寻求专利许可的办法，支付相应的专利费用，获得日本企业的专利许可，实施该项专利技术。第五十条规定“为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。”并且，可以在日本专利基础上进行改进，对改进的技术成果申请专利，形成自己的专利体系。
此外，由于归企业在日本企业申请专利之前已经掌握了该技术，如果已经投产，根据《专利法》第六十九条规定“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；”因此，贵企业可以在原有的生产规模上继续生产。
我本人认为：无效的策略是最彻底的策略，尽管会使该技术让渡到公共领域。
2、如上所言，XXX的药用专利已被日本申请，而在日本向中国申请专利之前，就有记载“XXX”在医药领域的药用价值。从法律的角度来讲，您认为这能不能成为一个证据？或者说这种证据能否为法律所认可？
答复：
这个可以成为一个证据使用，但是需要明确XXX具有具有治疗糖尿病防治以及肥胖症等药用价值，才能够具有为法律认可的证据效力。如果药用泛化，不明确，那是没有意义的。
3、从这个案例中，也折射出我国一些专利方面亟待解决、完善的问题。您作为一个卫生法学专家，您认为我们应该吸取那些专利方面的经验教训？从企业的角度来说，今后在专利领域应该注意那些问题？
答复：
这个案例给贵企业的一个启示是：（1）没有充分意识到专利在国内和国际市场竞争中核心力和关键性，没有注意构架知识保护战略，跟踪、关注、监测相关领域的知识权动态；（2）在研发过程中没有及时将研发过程中阶段性成果申请专利保护，以致被日本公司提前申请专利。
在日后需要做的是：聘请知识产权法律顾问或专家，普及知识产权教育，提高知识产权意识；设立知识产权专员，构建企业知识产权战略；对研发阶段的知识产权，如符合申请专利的条件，需要注意及时申请。
4、目前，随着我国知识产权法制建设的进一步加强，以及民众在知识产权等方面的法律意识日趋增强，中外企业间爆发出了一系列眼花缭乱的知识产权诉讼案。对此，您怎么看？您认为企业应该怎么样去运用法律手段维权？
答复：
中外企业间爆发知识产权诉讼，是知识经济时代必然现象，是这个时代最典型的外化表现。这再一次表明：一个企业不仅需要自主创新技术，更需要给自主创新技术加上法律保护套----申请和获得国内和国外各国专利权等知识产权保护，构建企业完整的知识产权保护战略。只有这样企业才具核心竞争能力，在激烈的市场竞争中立于不败，走向国际市场。
| | ( 作者: 博岛天法 | 来源: 博岛天法 ) |
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